IP-Compliance im internationalen Umfeld

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veröffentlicht am 22. November 2018


Deutsche Unternehmen befinden sich häufig im stark umkämpften internationalen Wettbewerb. Dabei ist oft das geistige Eigentum (Intellectual Property, IP) der entscheidende Faktor, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. IP-Rechte bieten enormes Potenzial, aber auch besonders weitreichende Risiken. Umso wichtiger ist – gerade auf internationaler Bühne – der richtige Umgang mit dem eigenen geistigen Eigentum und die Vermeidung der Verletzung von Schutzrechten Dritter.


    

Was ist „IP-Compliance”?

Die Geschäftsleitung hat ein Unternehmen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zu organisieren und zu führen. Dazu gehört auch, intern entsprechende Zuständigkeiten, Richtlinien und Kontrollme­cha­nismen in Bezug auf geistiges Eigentum zu etablieren.

 

Erforderlich sind bspw. Regelungen, die die Beachtung der Rechtsvorschriften für Arbeitnehmererfindungen im Unternehmen sicherstellen. Es sollte ein Meldesystem für patent- bzw. gebrauchsmusterfähige Erfindungen oder auch technische Verbesserungsvorschläge bestehen, verbunden mit entsprechenden Vergütungsregelungen.

 

Weiterhin muss das Unternehmen so organisiert sein, dass Urheberrechtsverstöße der Mitarbeiter vermieden werden. Den Arbeitgeber treffen hierbei Verkehrssicherungspflichten. Er muss nicht nur die betrieblichen Abläufe – insbesondere die Nutzung von Intranet und Internet – organisieren, sondern auch Aufsichtspflichten gegenüber seinen Mitarbeitern wahrnehmen. Werden die Pflichten nicht erfüllt, führen Urheberrechtsverstöße der Mitarbeiter zur Mitverantwortung des Unternehmens und ggf. auch der Geschäftsleitung.

 

Ein weiterer wesentlicher Bereich von IP-Compliance ist die Vermeidung von Schutzrechtsverletzungen. Unternehmen sind insbesondere verpflichtet, vor der Herstellung und dem Vertrieb ihrer Produkte zu prüfen, ob diese Schutzrechte Dritter – etwa Patente, Marken oder Designs – verletzen. Die Geschäfts­leitung muss die gebotenen Überprüfungen veranlassen oder den Geschäftsbetrieb in einer Weise organisieren, die eine Erfüllung der Pflicht durch dafür verantwortliche Mitarbeiter gewährleistet.

 

Dabei kann sie sich nicht durch einen bloßen Hinweis auf die interne Zuständigkeitsverteilung der Verantwortung entziehen. Nach der Rechtsprechung haftet ein Geschäftsführer, der nach interner Zuständigkeitsverteilung gar nicht für die Herstellung und/oder den Vertrieb der rechtsverletzenden Produkte zuständig ist, nämlich auch. Sobald er Kenntnis von der Verletzung hat, muss er alles ihm tatsächlich und rechtlich mögliche unternehmen, um eine solche Verletzung gewerblicher Schutzrechte in Zukunft zu verhindern.

 

Das gilt auch für vertragliche Regelungen mit IP-Bezug. Wird bspw. in Vertriebsverträgen die Garantie übernommen, dass das zu liefernde Produkt „frei von Rechten Dritter sei”, so haftet der Geschäftsführer persönlich, wenn der Garantiefall eintritt, weil das Produkt doch Patente, Designs oder Marken Dritter verletzt. Denn die Rechtsprechung geht davon aus, dass alle Fragen der Produkt- und Sortimentsgestaltung auf Geschäftsführerebene entschieden werden (BGH GRUR 2014, 883).

 

Besondere Haftungsrisiken im Ausland

Gerade im IP-Bereich können sich im internationalen Geschäftsverkehr durch die Besonderheiten der verschiedenen Rechtsordnungen ungeahnte Risiken ergeben.

 

In vielen Ländern wird bspw. die Schutzfähigkeit von Marken anders beurteilt als in Deutschland, was sich letztlich aus dem dortigen Sprachverständnis ergibt. Sind Produktbezeichnungen nach deutschem Verständnis klar beschreibend und damit als Marke schutzunfähig, muss das nicht zwingend auch in anderen Ländern der Fall sein. So wurde etwa „FRUITY” als Wortmarke für Fruchtsäfte in der Slowakei eingetragen, weil die slowakischen Verkehrskreise nach Ansicht des Markenamtes hierin keine beschrei­bende Bedeutung erkennen. Vom deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) wurde die Eintragung von „FRUTY” jedoch als beschreibend zurückgewiesen.

 

Verlässt sich ein deutscher Hersteller von Fruchtsäften auf die Bewertung des DPMA und bietet auf dem slowakischen Markt Fruchtsaft unter der Bezeichnung „FRUITY” an, so verletzt er die Markenrechte des Inhabers der slowakischen Marke. Da Vorsatz keine Voraussetzung für die Rechtsverletzung ist, drohen dem deutschen Unternehmen Unterlassungs-, Schadensersatz- und Vernichtungsansprüche.

 

Es ist deshalb Vorsicht geboten, aus der Schutzunfähigkeit einer Bezeichnung nach deutschem Verstän­dnis darauf zu schließen, die Bezeichnung sei auch in anderen Ländern ohne Risiko zu verwenden. Zur Vermeidung von Rechtsverletzungen sollte vielmehr vorab mit einer Markenrecherche geklärt werden, ob die Bezeichnung möglicherweise doch im Ausland als Marke Schutz genießt.

 

Das gilt nicht nur für Länder, in denen das eigene Produkt vertrieben werden soll, sondern auch für Produktionsländer. In vielen Rechtsordnungen gilt nämlich nicht nur der Vertrieb im jeweiligen Land als Markenverletzung, sondern auch der Export markenverletzender Ware. Lassen deutsche Unternehmen ihre Produkte im Ausland produzieren und kennzeichnen diese mit Bezeichnungen, die im Produktionsland (für Dritte) als Marke geschützt sind, stellt bereits deren Ausfuhr einen Rechtsverstoß dar. Dabei besteht das (äußerst unangenehme) Risiko, dass die Ware von den Zollbehörden an der Grenze aufgegriffen wird und nicht ausgeführt werden kann.

 

Markenrecherchen sollten sich daher nicht nur auf die Vertriebsländer, sondern auch auf die Produktions­länder beziehen. Soweit (noch) möglich, sollten auch dort die Produktbezeichnungen als Marken im eigenen Namen gesichert werden.

 

Rechtsfolgen bei IP-Compliance-Verstößen

1. Zivilrechtliche Haftung

Im Bereich des geistigen Eigentums haben Compliance-Verstöße weitreichende Konsequenzen. Hierzu gehören Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft über den gesamten Vertriebsweg, Rechnungslegung, Rückruf der rechtsverletzenden Produkte sowie Vernichtung.

 

Dabei haftet der Geschäftsführer auch persönlich, weil IP-Compliance nach Ansicht der Rechtsprechung in den Verantwortungsbereich der Geschäftsleitung fällt. Besonders Patentverletzungen können hier zu hohen persönlichen Schadensersatzforderungen gegen den Geschäftsführer führen. Im Prozess trifft ihn zudem die Beweislast im Hinblick auf die Einhaltung der IP-Compliance-Anforderungen – d.h. er muss darlegen und beweisen, wie er seinen Pflichten nachgekommen ist.

 

2. Strafbarkeit von IP-Compliance-Verstössen

Die Verletzung von Marken, Patenten oder Designs ist zudem strafbar. Verstöße können mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe, bei gewerbsmäßigem Handeln sogar mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Gleiches gilt für Urheberrechtsverletzungen, für die der Geschäftsführer ebenfalls persönlich haften kann.

 

Die Strafverfolgungsbehörden werden dabei aber nur auf Antrag tätig. Dabei werden in der Praxis in Deutschland eher selten Strafanzeigen gestellt. Die Rechteinhaber gehen auf dem Zivilrechtsweg i.d.R. mit Abmahnung, einstweiligem Verfügungsverfahren und/oder Klage vor. Dennoch besteht bei IP-Compliance-Verstößen das tatsächliche Risiko einer Verurteilung mit empfindlichen strafrechtlichen Sanktionen. Im Falle einer Markenverletzung wurde bspw. der Geschäftsführer zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten verurteilt (LG Bonn, Urteil v. 7. März 2016).

 

Fazit

IP-Compliance ist kein bloßes „nice to have”, sondern wesentliche Grundlage für den rechtssicheren und erfolgreichen Geschäftsbetrieb eines Unternehmens. Verstöße schränken die Vertriebsmöglichkeiten in anderen Ländern ein und bergen teils enorme zivilrechtliche und strafrechtliche Haftungsrisiken.

 

Gerade international agierende Unternehmen benötigen deshalb ein gutes IP-Compliance-Management. Neben der Identifizierung und Sicherung der eigenen Unternehmens-IP und dem Aufstellen interner IP-Richtlinien gehört hierzu v.a. die systematische Analyse von IP-Risiken. Geschäftsführer sollten ein effektives Schutz- und Kontrollsystem im Unternehmen schaffen, um die Risiken, dass gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzt werden, so weit wie möglich zu verringern.

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Daniela Jochim, LL.M.

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