Rechtliche Aspekte bei der Transaktion von Technologieunternehmen

Unternehmen können auf unterschiedliche Weise ihre technologische Weiterentwicklung vorantreiben. Zunächst durch Nutzung eigener Ressourcen. Wenn diese jedoch nicht ausreichen, sind F&E-Kooperationen mit Partnerunternehmen oder die Eingehung von Joint Ventures eine Option. 

Häufig besteht das Ziel aber darin, das technologische Know How anderer Unternehmen im Wege von Unternehmenstransaktionen über Share Deals (Kauf von Unternehmensanteilen) oder Asset Deals (Kauf einzelner technologischer Vermögenswerte) vollständig zu übernehmen. Dabei erwirbt der Käufer beim Share Deal die Anteile des Zielunternehmens (Target). Das Unternehmen bleibt als solches bestehen und alle Vermögensgegenstände, einschließlich von technologischem Know How, Patenten und Lizenzen, gehen mit auf den Käufer über. Beim Asset Deal werden die Vermögensgegenstände hingegen einzeln übertragen.

Techologietransaktionen stellen komplexe Prozesse dar, die neben finanziellen und strategischen Überlegungen auch ganz spezifische rechtliche Fragestellungen aufwerfen. 

Dabei stellen sich, abgesehen von der grundsätzlichen Wahl zwischen einem Share Deal und einem Asset Deal, zentrale Fragen zum Umgang mit den beim Target vorhandenen technologischen Assets wie Erfindungen, Patenten, Geschäftsgeheimnissen, Software-Prorammen und gegebenenfalls mit Dritten bestehenden Lizenz- und F&E-Vereinbarungen.

Als kritischer Punkt können sich die beim Target gemachten Erfindungen erweisen. Die Rechte an solchen Erfindungen stehen nämlich zunächst nicht dem Target zu, sondern den jeweiligen Erfindern. Handelt sich bei diesen um Arbeitnehmer des Targets, ist dies in der Regel unkritisch, da die Rechte von Gesetzes wegen auf den Arbeitgeber übergehen, wenn dieser nicht ausdrücklich auf die Erfindung verzichtet. 

Anders jedoch bei freiberuflichen Erfindern oder dann, wenn es sich bei dem Erfinder um den Geschäftsführer des Targets handelt oder um einen der Gesellschafter - eine Konstellation, welche bei Start-up Konstellationen sehr häufig anzutreffen ist. In diesen Fällen bedarf es immer der ausdrücklichen Übertragung der Erfindung durch ihre jeweiligen Erfinder auf das Target. 

Dies bedeutet, dass in der Due Diligence spätestens bei Abschluss der Transaktion geklärt sein muss, dass jene Übertragungen wirksam erfolgt sind. Andernfalls verbleiben die Rechte beim jeweiligen Erfinder, was ein erhebliches Problem darstellen kann, wenn die betroffene Erfindung den eigentlichen technologischen Kern der Transaktion darstellt, auf die der Käufer angewiesen ist, um das Unternehmen weiter führen zu können.

Ein weiterer entscheidender Punkt ist in diesem Zusammenhang, die wesentlichen Know How-Träger und Schlüsselmitarbeiter aus der F&E-Abteilung des Targets „mitzunehmen“. Die betreffenden Mitarbeiter sollten rechtzeitig in den Transaktionsprozess eingebunden sein, um transaktionsbedingte Abwanderungstendenzen zu vermeiden und Abwerbungsversuchen aus dem Markt vorbeugen zu können. Eine intensive arbeitsrechtliche Begleitung des Transaktionsprozesses ist unabdingbar. 

 

Durch ihre Anmeldung als Patent kann eine technische Erfindung rechtlich abgesichert werden. Patente bieten für den Inhaber exklusiven Schutz vor Nachahmung und bilden deshalb das Rückgrat vieler technologieorientierter Unternehmen. Beim Verkauf eines Unternehmens ist daher entscheidend, dass alle für den künftigen Geschäftsbetrieb relevanten Patente vollständig auf den Käufer übertragen werden. 

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Daher sollte in der Due Diligence sehr genau geprüft werden, ob alle Patente in der Vergangenheit ordnungsgemäß angemeldet und verlängert wurden, ob die verbleibende Laufzeit (insgesamt maximal 20 Jahre) sowie die geographische und die inhaltliche Reichweite des Patents für den Käufer ausreichend ist.

Zu klären ist auch, ob das Target Inhaber des relevanten IP und zur Übertragung berechtigt ist. Bei Hochschulausgründungen etwa liegen die Rechte an Erfindungen Patenten und Software aus beihilfe- und haushaltsrechtlichen Gründen häufig noch bei der Hochschule. Es kann daher notwendig sein, das benötigte IP vor der Transaktion zunächst überzuleiten, gegebenenfalls unter finanzieller Beteiligung des Käufers. 

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Target Dritten Lizenzen an relevanten Patenten oder Software erteilt hat. Solche Lizenzen können auf bestimmte Gebiete oder Anwendungsbereiche exklusiv beschränkt sein und damit die künftige Nutzung durch den Käufer ganz oder teilweise verbieten. Die Übertragung der lizenzierten Rechte im Rahmen der Transaktion ändert daran erst einmal nichts. Für den Käufer heißt das, dass er vor dem Abschluss sicherstellen muss, alle Rechte zur Nutzung der relevanten Technologien vollumfänglich und wirksam zu erwerben. 

Ein oft unterschätzter Bestandteil des Unternehmenswerts sind Geschäftsgeheimnisse. Im Gegensatz zu Patenten sind diese nicht als Recht in einem Register eingetragen unterliegen, sondern unterliegen nur dann dem gesetzlichen Schutz, wenn die Geheimhaltung von dem Zieleunternehmen auch tatsächlich durch geeignete Maßnahmen aktiv gesichert wird. 

Für den Verkäufer bedeutet das: Er muss ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse des Targets nachweisen können, etwa die Einrichtung von Zugangskontrollen, Verschlüsselungen, Richtlinien zur Vertraulichkeit oder gezielte Mitarbeiter-Schulungen. Der Käufer sollte dies im Rahmen der Due Diligence sehr sorgfältig prüfen. Dann ohne diese Maßnahmen fehlt es nicht nur in tatsächlicher Hinsicht am Schutz vor Geheimnisverlust. Vielmehr unterliegt das betroffene Know How dann schon gar nicht einem rechtlichen Schutz und ist damit für den Käufer als Vermögensgegenstand im Grunde wertlos.

Besondere Sorgfalt ist auch deshalb geboten, weil Verluste von Geschäftsgeheimnissen faktisch unumkehrbar sind und sich von daher auch nicht effektiv durch Garantien im Unternehmenskaufvertrag absichern lassen. 

Auch für die Zwecke der Unternehmenstransaktion selbst muss das geheime Know How der Zielgesellschaft durch angemessene Schutzmaßnahmen gesichert werden, insbesondere durch die Vereinbarung strenger Geheimhaltungsverpflichtungen. In Betracht zu ziehen ist auch die Bildung eines sog. Clean-Teams, das auf Käuferseite alleinigen Zugang zu den relevanten Informationen erhalten und dessen Mitglieder auf Personen beschränkt sind, die nicht im operativen Geschäft tätig sind (etwa Anwälte). 

Dadurch kann zugleich auch möglichen kartellrechtlichen Risiken vorgebeugt werden, die durch den transaktionsbedingten Informationsaustausch entstehen können, falls Käufer und Zielgesellschaft Wettbewerber sind. 

 

Forschung und Entwicklung (F&E) spielt für Technologieunternehmen eine zentrale Rolle, sei es als allein mit eigenen Ressourcen betriebene Entwicklung oder als F&E-Kooperation mit Dritten. Das F&E-Potential des Targets ist in vielen Fällen der eigentliche Grund für den Kauf.

Die Übertragung laufender F&E-Kooperationen mit Dritten auf den Käufer bedarf im Rahmen eines Share Deals zunächst keiner Zustimmung des Kooperationspartners. Allerdings ist sicherzustellen, dass im Kooperationsvertrag kein Recht des Partners zur Kündigung für den Falle einer Transaktion vorgesehen ist (sog. Change of Control Klausel). Es empfiehlt sich in jedem Fall, vor Abschluss der Transaktion sicher zu stellen, dass der Partner zur Fortsetzung des gemeinsamen Projekts auch in der neuen Konstellation bereit ist. Bei einem Asset Deal wird die Zustimmung des Kooperationspartners zur Überleitung auf den Käufer rechtlich ohnehin benötigt.

Zugleich muss sichergestellt sein, dass die vom Target eingegangenen F&E-Kooperationen, aber auch alle Vereinbarungen über Technologietransfer (z.B. Patent- Und Softwarelizenzen) kartellrechtskonform gestaltet sind und die kartellrechtlichen Grenzen auch nach der Transaktion nicht überschritten werden. Hierzu kann es etwa durch eine transaktionsbedingte Erhöhung der gemeinsamen Marktanteile kommen oder wenn der Käufer anders als das Target ein Wettbewerber des Kooperationspartners ist. Kartellverstöße stellen immer ein erhebliches Risiko dar, weil sie zur rechtlichen Unwirksamkeit der gesamten Kooperation führen und zudem erhebliche Bußgelder nach sich ziehen können. ​

Der Kauf und der Verkauf von Technologieunternehmen stellt hohe Anforderungen an die rechtliche Vorbereitung und Strukturierung der Transaktion, der vorgelagerten Due Diligence Prüfung sowie der Ausgestaltung des Kaufvertrags im Hinblick auf technisches Know-how, geistiges Eigentum und der Forschung und Entwicklungstätigkeit des Targets. 

Für den Käufer gilt es vor allem sicherzustellen, dass alle relevanten IP-Rechte, Geschäftsgeheimnisse Technologietransfer- und F&E-Kooperationsvereinbarungen inhaltlich ausreichend und rechtlich tragfähig sind und mit dem Kaufvertrag wirksam und rechtskonform übertragen werden.

Der Verkäufer sollte rechtliche Defizite, die sich später als Deal-Breaker erweisen können, insbesondere bei der Absicherung von Geschäftsgeheimnissen, der Inhaberschaft an Erfindungen, Patenten und anderen IP-Rechten oder unzureichende Lizenzen möglichst bereits vor Beginn des Transaktionsprozessen identifizieren und beseitigen.

Generell gilt, dass Unternehmen, die einen Share Deal oder Asset Deal in Erwägung ziehen, frühzeitig Experten einbinden sollten, um den spezifischen rechtlichen Aspekten einer Technologie-Transaktion Rechnung zu tragen. Nur so lässt sich der langfristige Erfolg der Transaktion gewährleisten.